Лицензионный договор в праве промышленной собственности

Введение
Актуальность данной темы обусловлена широким практическим применением лицензионного
договора на современном этапе развития общественных отношений. Необходимо также
2
отметить тенденцию увеличения количества заключаемых лицензионных договоров в праве
промышленной собственности.
В связи с этим для усовершенствования механизма правового регулирования отношений,
которые возникают на основании лицензионных договоров, следует провести комплексный
анализ лицензионных договоров в праве промышленной собственности.
Актуальность темы обусловлена не только теоретической, но и практической составляющей.
Дело в том, что все чаще встречаются случаи, когда правообладатели по той или иной причине
решают обойтись без договора и идут по более простому пути предоставления третьим лицам
согласия на использование своих прав.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИОННОМ ДОГОВОРЕ
§1. Понятие и правовая природа лицензионного договора. Место лицензионного договора в
системе гражданско-правовых договоров
По лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар)
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования
этого произведения в установленных договором пределах.
К таким пределам относятся права, способы использования, характер - на исключительной или
неисключительной основе, срок, территория действия прав и др.
Аналогичное определение содержится в ст. 1308 ГК РФ применительно к объектам смежных
прав, в которых в качестве лицензиара выступает исполнитель, изготовитель фонограммы,
организация эфирного или кабельного вещания, изготовитель базы данных, публикатор
произведения науки, литературы или искусства либо иной правообладатель.
Правовая цель лицензионного договора состоит в наделении лицензиата возможностью
использования охраняемого произведения или объекта смежных прав определенными
способами, на определенной территории и в определенные сроки. Некоторые виды лицензий
достаточно близки к договору об отчуждении исключительного права, например, полная
лицензия с правом сублицензирования. Определение вида лицензий имеет важное значение
для применения соответствующих норм, в частности, только в полных лицензиях не
допускаются безвозмездные отношения между коммерческими организациями (п. 5.1 ст. 1235
ГК РФ).
Использование охраняемых объектов необходимо отличать от других действий, особенно в
отношении таких объектов смежных прав, которые не представляют собой результата
творческой деятельности, но приравнены к ним (фонограммы, базы данных как объекты
смежных прав), а также в отношении материальных носителей объектов.
Правоприменительная практика знает немало примеров смешения договоров подряда,
оказания услуг с договорами о создании результатов интеллектуальной деятельности и
распоряжении исключительным правом. Так, относительно правовой природы договора о
выполнении работ (оказании услуг) по обслуживанию базы данных «Жилищно-коммунальное
хозяйство» возник спор, и лишь в судебном порядке было установлено отсутствие признаков
3
лицензионного договора, признание договора смешанным, как содержащим в себе элементы
договоров подряда и возмездного оказания услуг.
§2. Нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих из лицензионного
договора
1 июня 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ (далее - 42-ФЗ),
который внес существенные изменения в такие важные разделы ГК РФ, как обязательства,
исполнение обязательств, обеспечение обязательств, общие положения о договоре, и ряд
других.
Представляется, что договор как в гражданском, так и в хозяйственном обороте играет
существенную роль и служит не только инструментом установления, изменения или
прекращения обязательств сторон, но и необходимым механизмом для развития этого
оборота. Исходя из этого в рамках данной статьи будут рассмотрены именно общие положения
о договоре как новеллы ГК РФ.
Как предусматривается ст. 420 ГК РФ, гражданско-правовой договор - это соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей. При этом договор может рассматриваться и как юридический акт, и как двухили многосторонняя сделка. Поэтому важно учитывать момент начала действия договора.
Именно в этой части законодатель внес одно из существенных изменений в положения п. 2 ст.
425 ГК РФ. Суть изменений заключается в том, что внесено уточнение в норму о возможности
придать договору ретроспективный характер (т.е. распространить его условия на отношения,
возникшие до заключения договора). Эта возможность теперь ограничена одним условием:
такая ретроспективная оговорка может действовать только в том случае, если иное не
установлено законом или не вытекает из существа соответствующих решений. Данное
обстоятельство подтверждается судебной практикой, которая была сформирована еще до
внесения изменений в ГК РФ 42-ФЗ. Это подтверждает утверждение о том, что изменения,
которые вступили в силу с 1 июня 2015 г., носят практический характер, поскольку
законодатель, проанализировав положительную судебную практику, принял решение по
усовершенствованию положений ГК РФ с целью минимизации рисков участников гражданского
и хозяйственного оборота.
Так, Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 ноября 2010 г. N
7552/10 по делу N А41-12178/08 был сделан вывод о том, что если лицензиат начал
использовать промышленный образец до государственной регистрации лицензионного
договора (т.е. до момента заключения договора), то стороны вправе распространить действие
договора на отношения, возникшие до его заключения. Такой вывод был сделан Высшим
Арбитражным Судом РФ исходя из положений п. 3 ст. 433 и п. 2 ст. 425 ГК РФ в той редакции,
которая существовала на момент принятия соответствующего Постановления. Хотя, как было
указано выше, изменения анализируемой нормы коснулись только спустя пять лет. При этом
надо отметить, что данное Постановление было принято и до изменений в часть четвертую ГК
РФ, т.е. до внесения изменений в ст. ст. 1232, 1235, 1369 Кодекса, которые непосредственно
регулируют отношения участников лицензионного договора и раскрывают порядок и условия
проведения регистрационных действий по переходу прав, в нашем случае на промышленный
4
образец. Также надо отметить, что анализируемый судебный акт был принят до изменения
соответствующего Административного регламента Роспатента как установленного порядка.
§3. Виды лицензионного договора в праве промышленной собственности
Лицензия, которая передается по такому договору, может быть следующих видов.
Исключительная. По ней лицензиар не может выдать лицензию другим лицам (пп. 2 п. 1 ст.
1236 ГК РФ). Также он не может сам использовать результат интеллектуальной деятельности в
тех пределах, в которых предоставлена исключительная лицензия. Но договором можно
установить иные правила (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).
Простая (неисключительная). Лицензиар предоставляет лицензиату право использовать
произведение с сохранением за собой права выдать лицензию другим лицам (пп. 1 п. 1 ст.
1236 ГК РФ). Такая лицензия может быть также открытой - это значит, что договор заключается
в упрощенном порядке и является договором присоединения, условия лицензии доступны
неопределенному кругу лиц. По умолчанию открытая лицензия является безвозмездной (п. п.
1, 3 ст. 1286.1 ГК РФ). Если стороны не указали вид лицензии в договоре, она считается
неисключительной (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).
Лицензионный договор может строиться по модели неисключительной (простой) лицензии
(при этом правообладатель сохраняет право выдавать лицензии другим лицам) или
исключительной лицензии (при этом правообладатель не только теряет на период действия
договора право выдавать лицензии другим лицам, но и сам не вправе использовать товарный
знак, если иное не предусмотрено договором). Презюмируется неисключительность лицензии.
Для действия лицензионного договора установлен пятилетний диспозитивный срок (п. 4 ст.
1235 ГК); при этом срок действия договора не может превышать срок действия
исключительного права. Однако исключительное право на товарный знак может фактически
действовать бессрочно при условии своевременного продления регистрации; бессрочно
охраняется общеизвестный товарный знак. Значит, ничто не мешает заключать бессрочный
договор по поводу общеизвестного товарного знака либо бессрочный договор в отношении
обычного товарного знака как условную сделку.
Правовая природа так называемых открытых (именуемых еще в литературе свободными)
лицензий является, пожалуй, не менее обсуждаемой и вызывающей неоднозначную реакцию
юридического сообщества, чем проблематика антипиратского закона.
Вопросы правовой регламентации и внедрения зарубежного аналога так называемых
свободных лицензий, или Creative Commons (CC) в российское законодательство поднимались
задолго до внесения изменений в часть четвертую ГК РФ Законом N 35-ФЗ.
Основную часть инициаторов соответствующих новелл составляли представители интернетсообщества: в связи со стремительным развитием цифровых технологий при обороте прав на
результаты интеллектуальной деятельности между российскими и зарубежными участниками
возникало множество правовых проблем из-за отсутствия должной правовой регламентации
отношений по свободному использованию произведений.
5
Подобный интерес, в особенности в сфере интернет-индустрии, обусловлен в том числе тем,
что в настоящее время большинство программ для ЭВМ (например, так называемые
компьютерные движки) зарубежных и российских разработчиков распространяются по сети
Интернет бесплатно или на возмездной основе неопределенному кругу лиц.
Так, для создания компьютерных игр программисты зачастую используют уже разработанные
игровые движки. Именно такие движки, которые находятся в свободном использовании,
являются наиболее востребованными в сети Интернет. Следует отметить, что движки являются
лишь небольшой частью тех объектов, относящихся к компьютерным программам
(программам для ЭВМ), которые используются посредством сети Интернет, поэтому
рассматриваемому вопросу уделяется большое внимание.
Глава II. СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
§1. Содержание лицензионного договора как правоотношения: субъекты лицензионного
договора, их права и обязанности
В качестве правообладателя (лицензиара) по лицензионному договору могут выступать
соавторы, соисполнители, т.е. лица, создавшие произведение, исполнение совместным
творческим трудом, а также правообладатели, имеющие общие права на объект (например,
наследники умершего автора). При этом сообладатели исключительного права распоряжаются
исключительным правом совместно, в том числе лицензионным договором. Согласно п. 2 ст.
1258 ГК РФ произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если
соглашением между ними не предусмотрено иное. В случае, когда такое произведение
образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований
запретить использование такого произведения. Как правило, такое использование
осуществляется посредством лицензионных договоров, которые заключаются в рамках
распоряжения исключительным правом, учитывая специфику неделимого и делимого
соавторства. Законодательство некоторых государств не содержит понятия делимого
(раздельного) соавторства, а ограничивается определением соавторства, имея в виду
неделимое. Так, согласно ст. 8 Закона об авторском праве и смежных правах ФРГ от 9 сентября
1965 г., если несколько физических лиц создали произведение совместно и их
соответствующие вклады не могут самостоятельно использоваться, они считаются соавторами
произведения. Вместо случаев делимого соавторства Закон ФРГ предусматривает случаи
объединения несколькими авторами своих произведений в целях совместного использования
по лицензионным договорам, что, по существу, является делимым соавторством, но немецкое
законодательство использует термин «составные произведения». Согласно ст. 9 Закона ФРГ,
если несколько авторов объединили свои произведения для обычного использования, каждый
из них может требовать от других их согласия на выпуск в свет, использование или изменение
составных произведений, если такое согласие может обоснованно потребоваться от них.
Согласно ст. 10 Закона Италии 1941 г. о защите авторских и смежных прав, если произведение
создано в результате неделимого творчества двух или более лиц, то авторское право
принадлежит всем соавторам в целом. В случае отсутствия письменного договора между
соавторами их неделимое участие презюмируется как равное при заключении договоров с
пользователями.
6
В качестве стороны по лицензионному договору может выступать в соответствии со ст. 1243 ГК
РФ организация по управлению правами на коллективной основе, которая не вправе отказать
пользователю в заключении договора без достаточных оснований. Уклонение от заключения
договора может быть основанием для отказа во взыскании компенсации за нарушение
исключительного права.
Интересно заметить, что в последние несколько лет в России как на доктринальном, так и на
законотворческом уровне актуализировалась проблема применения антимонопольного
законодательства к отношениям, связанным с осуществлением исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности (далее - ОИС). В стремлении расширить сферу своей
компетенции Федеральная антимонопольная служба стала настаивать на пересмотре
принципиального установления Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), исключающего из-под регулирующего
воздействия данного акта отношения, связанные с правами на ОИС.
§2. Содержание лицензионного договора как сделки: существенные и иные условия
лицензионного договора
Нормы о лицензионном договоре в отношении товарного знака содержатся в ст. 1489 ГК РФ;
субсидиарному применению подлежат общие нормы ст. ст. 1256 - 1239 ГК о лицензионном
договоре. По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет или
обязуется предоставить лицензиату право использования товарного знака. Такое
предоставление права возможно в отношении всех либо части товаров, для которых
зарегистрирован товарный знак (в договоре должны быть приведены номер свидетельства о
регистрации товарного знака и перечень товаров, в отношении которых предоставляется право
использования), с указанием или без указания территории, на которой допускается
использование. Если территория в договоре не указана, считается, что использование
товарного знака возможно на всей территории РФ.
Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Однако в
отношениях между коммерческими организациями заключение безвозмездного договора на
условиях исключительной лицензии невозможно, если территория использования товарного
знака в таком договоре определена как территория всего мира, а срок действия - как срок
действия исключительного права (п. 5.1 ст. 1235 ГК). Это ограничение установлено для того,
чтобы воспрепятствовать обходу запрета на безвозмездное отчуждение исключительных прав
в отношениях между коммерческими организациями. Вместе с тем законодатель вполне
обоснованно не ввел полного запрета на безвозмездные лицензионные договоры между
коммерческими организациями: ведь выгода правообладателя может заключаться не только в
получении вознаграждения, но и, например, в использовании товарного знака руками
лицензиата.
Презюмируется возмездность лицензионного договора. Условие о размере лицензионного
вознаграждения или порядке его определения для возмездного лицензионного договора
является существенным. Такое вознаграждение может быть установлено в виде паушального
платежа, роялти, в смешанной или в иной форме. Например, Э. Успенский рассказывал о
предложении американской компании разрешить ей производить витамины «Чебурашка» за
7
7% от выручки (т.е. на условиях уплаты роялти) и о договоре с екатеринбургской компанией о
плате в твердой сумме (1 000 долл.) за каждый открывающийся магазин под вывеской
«Матроскин» (т.е. с условием о паушальных платежах).
К существенным условиям лицензионного договора также отнесены способы использования
товарного знака. Это, например, может быть использование путем нанесения на товары, для
оформления помещений, в рекламе и т.п. В одном договоре могут сочетаться условия
исключительной лицензии в отношении одних способов использования и простой лицензии в
отношении других.
Глава III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
§1. Особенности заключения лицензионного договора
Существенными условиями лицензионного договора являются предмет, размер
вознаграждения и способы использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации. Без таких условий договор признается незаключенным. Помимо
этого в договоре должны быть указаны срок и территория предоставления права, вид
лицензии. При отсутствии соответствующего условия в договоре оно будет определено на
основании закона. В договоре можно предусмотреть проведение лицензиаром периодических
проверок, возможность заключения лицензиатом сублицензионных договоров.
Для лицензиата целесообразно включение в договор наряду с гарантией действительности
права также гарантий возможности использования объекта по определенному назначению,
достижения конкретных показателей и т.д.
Одним из существенных условий лицензионного договора является его предмет. Договор
должен содержать достаточную информацию, чтобы однозначно идентифицировать результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, исключительное право на
которое отчуждается. В отношении изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений и товарных знаков, прошедших госрегистрацию в
соответствии со ст. 1232 ГК РФ, обязательно приводятся регистрационные сведения (как
минимум номер патента или свидетельства).
Другое существенное условие касается вознаграждения. В договоре должен быть указан
размер вознаграждения или порядок его определения. Исходя из п. 5 ст. 1235 ГК РФ выплата
вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть
предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных
отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
Лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Безвозмездное
предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации запрещается только в отношениях между коммерческими организациями
на территории всего мира и на весь срок действия на условиях исключительной лицензии (п.
5.1 ст. 1235 ГК РФ). В то же время, как определено в п. 13.6 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 (далее - Постановление), лицензионный
8
договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не установлено иное.
Следовательно, в том случае, когда в лицензионном договоре прямо не предусмотрена его
безвозмездность и не согласовано условие о размере вознаграждения, такой договор
считается незаключенным.
Если размер вознаграждения зависит от использования соответствующего объекта
лицензиатом, лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения
по мотиву неиспользования этого объекта лицензиатом (п. 13.7 Постановления). В ситуации,
когда лицензиат считает вероятным, что он не будет использовать соответствующий объект, в
его интересах целесообразно включить в договор условие об уплате вознаграждения двумя
частями - по факту заключения договора и по результатам использования объекта. Тогда
уплачивать вторую часть вознаграждения лицензиату не придется, если объект не будет
использоваться.
§2. Изменение и расторжение лицензионного договора
При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплачивать вознаграждение у
лицензиара появляется право на односторонний отказ от договора и возмещение убытков (п. 4
ст. 1237 ГК). Договор в этом случае прекращается по истечении 30 дней с момента получения
лицензиатом уведомления об отказе, если только в этот срок он не исполнит обязанность по
выплате вознаграждения. Возможна квалификация как существенных и иных нарушений по
правилам п. 2 ст. 450 ГК; тогда договор может быть расторгнут в судебном порядке по
требованию потерпевшей стороны.
Лицензионный договор расторгается в общем порядке расторжения и изменения договоров.
Рассмотрим это подробнее.
Согласно п. 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора
совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора
или обычаев не вытекает иное.
В соответствии с п. 2 статьи 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора
может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на
предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в
предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в
тридцатидневный срок.
Действующее законодательство исходит из необходимости поддержания стабильности
договорных отношений. Свобода договора заканчивается моментом его заключения. После
этого стороны обязаны под угрозой применения гражданско-правовых санкций исполнить свои
договорные обязательства надлежащим образом. Поэтому изменение и расторжение
договора по общему правилу допускаются по соглашению участников договора. Однако в
соответствии с действующим законодательством (статьями 310, 450.1 Гражданского кодекса
РФ) договор может быть расторгнут и в одностороннем порядке по инициативе одной из
сторон договора как при наличии мотива, например при неисполнении или ненадлежащем
исполнении контрагентом своих обязанностей, так и без мотива (немотивированно), т.е.
произвольно, исходя только из своих интересов.
9
При регламентации отношений по одностороннему расторжению договора было принято во
внимание правовое положение участников договора.
Казалось бы, вопрос о природе права на одностороннее расторжение договора не должен
вызывать каких-либо вопросов, - это субъективное право участников договора, что, кстати,
поддерживается исследователями. Правда, некоторые авторы утверждают: данное право
представляет собой оперативную санкцию, применяемую кредитором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения договора должником, однако и в этом случае данная
оперативная санкция может быть осуществлена посредством реализации права на
одностороннее расторжение договора и потому при практическом применении данного права
суды должны исходить из такого понимания указанного права. Однако это не так, и на
практике возникает ряд проблем при применении этого права. В этом плане представляет
интерес ряд спорных вопросов применения правил ст. 782 ГК РФ, тем более что Пленум ВС РФ в
п. 11 Постановления N 54 указал на право субъектов договора возмездного оказания услуг на
одностороннее расторжение договора. Согласно ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от
исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных расходов, точно так же как и исполнитель вправе отказаться от
данного договора, но при условии полного возмещения заказчику убытков. Таким образом, и
заказчик, и исполнитель наделены законом правом без объяснения мотивов, предъявления
друг другу каких-либо претензий и заблаговременного предупреждения контрагента, т.е.
исключительно по собственному произволу, отказаться от договора.
§3.Ответственность сторон по лицензионному договору
При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплачивать вознаграждение у
лицензиара появляется право на односторонний отказ от договора и возмещение убытков (п. 4
ст. 1237 ГК). Договор в этом случае прекращается по истечении 30 дней с момента получения
лицензиатом уведомления об отказе, если только в этот срок он не исполнит обязанность по
выплате вознаграждения. Возможна квалификация как существенных и иных нарушений по
правилам п. 2 ст. 450 ГК; тогда договор может быть расторгнут в судебном порядке по
требованию потерпевшей стороны.
В рамках п. 4 ст. 1237 ГК РФ определен механизм одностороннего расторжения договора по
инициативе лицензиара (схожий с правилами п. 5 ст. 1234 ГК РФ). При существенном
нарушении лицензиатом обязанности выплатить в установленный договором срок
вознаграждение за предоставление права использования объекта лицензиар может отказаться
в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков,
причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с
момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не
исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
Заключение
Правовая цель лицензионного договора состоит в наделении лицензиата возможностью
использования охраняемого произведения или объекта смежных прав определенными
10
способами, на определенной территории и в определенные сроки. Некоторые виды лицензий
достаточно близки к договору об отчуждении исключительного права, например, полная
лицензия с правом сублицензирования. Определение вида лицензий имеет важное значение
для применения соответствующих норм, в частности, только в полных лицензиях не
допускаются безвозмездные отношения между коммерческими организациями (п. 5.1 ст. 1235
ГК РФ).
По лицензионному договору первоначальный правообладатель (лицензиар), оставляя
исключительное право за собой, предоставляет права пользования товарным знаком
лицензиату. Вместе с этим право использования товарного знака одновременно появляется у
обеих сторон на условиях, которые определены договором.
К таким условиям могут относиться: перечень товаров, на которые распространяются
передаваемые права, территория, на которую распространяется действие лицензии, срок
использования товарного знака, иные ограничения.